Na última terça-feira (12), o Comitê de Gestão da Propriedade Intelectual se reuniu no escritório da Daniel Legal & IP Strategy em São Paulo para discutir, principalmente, o licenciamento e contratos de transferência tecnológica. O encontro contou com a presença da Vaz e Dias Advogados, Fleury, Sabesp, RNP, entre outras instituições.

A rodada de apresentações começou com Carina Hirama, sócia e head do escritório da Daniel em São Paulo, que elucidou o foco de atuação, as atividades e as iniciativas da organização, que protege a propriedade intelectual e outros bens imateriais. Além de atuar em diversas áreas, como marcas, patentes, contratos, criminal, marketing, entre outras, a Daniel possui um programa de inclusão, que pretende revisar os modelos de contratação buscando a diversidade, inclusão, e igualdade entre homens e mulheres.

Licenciamento e Contratos de Transferência de Tecnologia

Quais são os problemas na negociação contratual? O que fazer após o fim do contrato? A quem pertence os direitos de PI? Essas foram algumas das questões respondidas por Hannah Fernandes, sócia da Daniel, que abordou a pauta através de quatro delicados itens: invenções derivadas, cláusulas de não concorrência, criações conjuntas e resolução de conflitos.

A especialista explicou que, em casos de licenciamento de patente, quando há o aperfeiçoamento da tecnologia licenciada, o licenciador pode fazer a patente dessa melhoria segundo o Artigo 63 da LPI, o que normalmente causa embate entre as partes. Hannah informou que nessas situações é muito comum o uso da Cláusula de Retrocessão Exclusiva, em que o licenciante impõe ou coloca uma condição primária, de que qualquer aperfeiçoamento seja cedido automaticamente em seu favor, o que é considerado abusivo. Para resolver a questão, há outras ferramentas contratuais disponíveis, que permitem que o licenciante tenha acesso à tecnologia desenvolvida, prevendo o direito de preferência, mas sem impedir que a melhoria possa ser patenteada.

Hannah ressalta que a melhor forma de evitar conflitos futuros é detalhar, desde o início da negociação, minuciosamente as condições na cláusula de aperfeiçoamento do contrato, antecipando a situação. A grande questão desse tema complexo é equilibrar os interesses privados dos licenciantes, e os interesses públicos de desenvolvimento e inovação.

A especialista também abordou as situações de fim de contrato, em que há uma vedação das cláusulas que impeçam o uso da tecnologia, e os direitos de PI em casos de criação conjunta. Hannah novamente ressaltou que quanto maior for o detalhamento das cláusulas, ou seja, quanto menos lacunas estiverem disponíveis, menores serão as chances de conflitos entre as partes.

Melhorias no Manual de Desenho Industrial

Ricardo Boclin, da Ouro Preto Advogados, apresentou os benefícios advindos da publicação da 1ª Edição do Manual de Desenho Industrial, como a conversão de linhas pontilhadas sem perder a prioridade, a possibilidade de omitir vistas irrelevantes, de usar de detalhes ampliados, entre muitos outros aspectos. O advogado ressaltou a importância de continuar estudando quais melhorias devem ser adicionadas ao manual em emenda, e comunicou a criação de um Grupo de Trabalho de Desenho Industrial, que irá apontar ao INPI esses aperfeiçoamentos. Ricardo encerrou a reunião falando sobre as perspectivas em relação ao relacionamento da ANPEI com a nova presidência do INPI, e a necessidade de realizar um trabalho de reaproximação.